close

Publications

Key contacts
28 October 2019

Brand collaboration: using print media title (in Russian)

Source: LIGA ZAKON

Коллаборация – это создание совместного продукта путем объединения усилий нескольких брендов. Теперь эта тенденция актуальна в мире моды, когда один бренд приглашает другой “звездный” бренд для создания новой коллекции своего продукта, обычно в весьма лимитированном количестве, преследуя цель получить прибыль за счет синергии брендов.

Сегодня стает распространенным такое взаимодействие двух (иногда больше) отдельных правообладателей из разных сфер бизнеса, которые творчески объединяют свои бренды с целью создания новой продукции и, соответственно, ожидают повышения спроса на нее. Поскольку законодательство Украины не содержит правовых конструкций с готовыми ответами, подобное сотрудничество брендов следует изучать отдельно в каждом случае.

Важные вопросы

На практике мы столкнулись с такой юридической задачей: как реализовать и закрепить договоренность двух брендов, чтобы в результате разместить название издания печатного СМИ (журнала для мужчин) на праздничной упаковке товаров для мужчин. Предполагалось, что производитель товаров для мужчин получает право на изготовление упаковки с размещением логотипа журнала. Со стороны представителей журнала предоставлялось свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации, в котором указывалось его
название.

Согласно фабуле данной задачи и для удобства опишем два упомянутых субъекта и их две ключевых роли такими дефинициями – Производитель и Журнал, где Производитель – это та сторона, которая будет непосредственно изготовлять новый продукт с использованием логотипа Журнала.

Впрочем, сначала сторонам необходимо получить ответы на важные вопросы. Во-первых, будут ли передаваться права на использование какого-либо объекта права интеллектуальной собственности? Если да, то какого, какие условия передачи и т. п.? Во-вторых, какая коммерческая составляющая данной коллаборации? На платной или бесплатной основе предполагается передача Журналом объекта права интеллектуальной собственности Производителю? Или, возможно, условия сотрудничества предусматривают спонсорство Журналом производства продукции с некоммерческой целью (данный вариант в рамках статьи рассматриваться не будет)? И, в-третьих, кто будет это делать? Кто создает, изготавливает, рекламирует и реализовывает готовый продукт? Производитель, две стороны, привлеченное агентство или третья сторона?

Какая цель участия Журнала в данной коллаборации? Это поддержка нового продукта, который имеет ту же философию или ценности, что и Журнал? Или это экстрадоход от неосновной деятельности? На данном этапе важно понять: это проект коммерческий (получение роялти за передачу объекта права интеллектуальной собственности; получение дохода от продажи продукции, которая будет создана в результате коллаборации) или некоммерческий?

Для целей настоящего исследования исходим из того, что это коммерческий проект, согласно которому Производитель изготавливает, рекламирует и реализует новый готовый продукт.

Статус названия издания печатного СМИ

Необходимо проанализировать “название печатного издания” как объект правоотношений; выяснить, относится ли данный объект к объектам права интеллектуальной собственности и, соответственно, возможности передачи его в использование третьему лицу.

Законом Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине” определено, что печатными СМИ (прессой) в Украине являются периодические и продолжающиеся издания, выходящие под постоянным названием, с периодичностью один и более номеров (выпусков) в течение года на основании свидетельства о государственной регистрации. Законом установлен порядок государственной регистрации СМИ.

Обращают на себя внимание основания для отказа в государственной регистрации печатного СМИ. А именно, согласно п. 2 ст. 15 Закона Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине” отказ в государственной регистрации печатного СМИ возможен среди прочего, если регистрирующим органом ранее было выдано свидетельство печатному средству массовой информации с тем же названием, за исключением изданий, выходят на различных языках. То есть закон не предусматривает и не требует, чтобы название издания было подтверждено предшествующим приобретением заявителями других прав интеллектуальной собственности на название (знак для товаров и услуг, объект авторского права), не требует и наличия и тождественности с коммерческим наименованием (если заявитель – юридическое лицо).

Название издания указывается в свидетельстве о государственной регистрации печатного СМИ. Как следует из положений ст. 11 Закона Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине”, его функциональное назначение – это основание передачи журнала в печать.

Название издания СМИ Гражданским кодексом Украины не определяется как объект права интеллектуальной собственности (ст. 420), а вышепроведенный анализ положений Закона Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине” говорит о том, что название издания не является тождественным коммерческому наименованию (хотя в контексте настоящей статьи это не имеет значения, поскольку согласно ст. 490 ГК Украины право на использование коммерческого наименования не может быть передано третьим лицам).

Действительно, перечень объектов права интеллектуальной собственности, изложенный в ст. 420 ГК Украины, неисключительный. Объектом права интеллектуальной собственности может выступать только нематериальный объект, то есть результат интеллектуального творческого труда. Однако не каждый результат творческой деятельности является объектом права интеллектуальной собственности, а лишь тот, который отвечает требованиям ГК Украины и законов Украины об интеллектуальной собственности.

То есть, поскольку название печатного издания не является объектом права интеллектуальной собственности, а собственник печатного издания не является субъектом права интеллектуальной собственности в понимании ст. 421 ГК Украины, то отсутствует и правовая возможность для передачи права на его использование третьему лицу.

Торговая марка имеется

Если на момент коллаборации название издания получило надлежащую правовую охрану и охраняется свидетельством на знак для товаров и услуг, договорным способом передачи права на использование торговой марки будет заключение лицензионного договора о предоставлении Журналом Производителю неисключительной лицензии (разрешения) на использование такой торговой марки. В ч. 3 ст. 1109 ГК Украины приведен перечень условий лицензионного договора. И хотя они не определяются как существенные, но с учетом диспозитивности положений о территории и сроке считается, что существенным условием лицензионного договора является перечень прав, предоставляемых по лицензионному договору.

Таким образом, самым важным вопросом будет определение способов использования торговой марки. Так, в соответствии со ст. 16 Закона Украины “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” для целей коллаборации Журнал может разрешить Производителю использовать торговую марку следующими способами: (і) нанесение на упаковку, этикетку продукции, продукцию (что релевантно); (іі) использование во время рекламной кампании по продвижению продукции; (ііі) хранение продукции с целью предложения для продажи, само предложение для продажи, продажа.

Дополнительно рекомендуем сторонам достигнуть согласия в части других важных вопросов, а именно, установить предельное количество продукции, которую разрешается изготавливать в рамках коллаборации (по каждой партии); срок изготовления и реализации продукции на определенной территории; согласовать финальную форму/вид продукции (само изображение можно привести как неотъемлемую часть лицензионного договора в форме приложения).

Что касается отплатности договора, то согласно п. 5 ст. 626 ГК Украины договор является отплатным, если другое не установлено договором, законом или не следует из сути договора. А использование результата интеллектуальной деятельности по общему правилу осуществляется на платной основе. Однако судебная практика неоднократно подтверждала, что не запрещается предоставление бесплатного разрешения на использование объектов права интеллектуальной собственности, поэтому определение размера вознаграждения или его отсутствие (с определенными исключениями) остается
на усмотрение сторон договора (письмо Высшего хозяйственного суда от 22.01.2007 г. № 01-8/24).

Торговой марки нет

Если на определенный момент будет лишь подано заявление для регистрации знака для товаров и услуг, но еще не будет произведена регистрация и не получено свидетельство, то торговая марка не может быть предметом любого договора.

В таком случае следует начать изучение с поиска информации в открытых базах данных зарегистрированных торговых марок на предмет наличия таковых в собственности третьих лиц. Если результаты поиска показали отсутствие зарегистрированной торговой марки третьими лицами или тождественной либо схожей торговой марки (в т. ч. по классам МКТУ), то можно рассмотреть вариант признания изображения названия издания объектом авторского права.

Объект авторского права

Объекты авторского право перечислены в ст. 433 ГК Украины и ст. 8 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах”. Перечень объектов авторского права не исключительный, поэтому считается, что при условии соответствия установленным критериям к объектам авторского права могут относиться и другие объекты. Это правило касается как произведения полностью, так и его части и, как указывается в ч. 2 ст. 433 ГК Украины, независимо от их завершенности, назначения, ценности и т. п., способа или формы их выражения.

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного суда Украины “О применении судами норм законодательства в делах о защите авторского права и смежных прав” от 04.06.2010 г. № 5 признается презумпция оригинальности произведения, когда результат интеллектуальной деятельности является созданным в процессе творческого труда, пока не доказано иное. Поэтому изображение, составляющее название издания печатного СМИ, может быть определено частью художественного или литературного произведения и охраняться авторским правом, а потому, соответственно, быть предметом договора по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности.

Так, согласно ст. 32 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” на основании авторского договора о передаче неискючительного права на использование произведения Журнал может предоставить Производителю разрешение на использование произведения определенным образом и в установленных рамках.

Поскольку критерием отнесения такого изображения (логотипа Журнала) к объектам авторского права будет творческий характер результатов интеллектуальной деятельности, дополнительным вариантом может быть творческая обработка изображения с названием издания Журналом в таком виде, как оно будет применяться при производстве финального продукта – результата коллаборации брендов. Также Журнал может заказать создание такого произведения (изображения) у третьего лица на основании договора о создании на заказ и использовании объекта права интеллектуальной собственности, как определено в ст. 1112 ГК Украины, а также предусмотреть получение Журналом всех имущественных прав интеллектуальной деятельности на такое произведение.

Выводы

В результате описанная юридическая задача была решена следующим образом: поскольку Журнал лишь подал заявление для регистрации знака для товаров и услуг, стороны заключили авторский договор, согласно которому Журнал передал Производителю разрешение на использование
произведения – макета продукции с нанесенным на упаковку изображением, содержащим название Журнала. Производитель уплатил одноразовый платеж и успешно осуществил производство обусловленной партии продукции, стороны провели успешную рекламную кампанию, и весь тираж продукции был успешно реализован.

И напоследок главное: не используйте в договорах слово “коллаборация”, поскольку законодательство Украины не знает такого термина.

Share:

More Publications
Show More