close

Новости

30 марта 2015

Brands Update. Март 2015

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ: Старые-новые способы борьбы с «патентными троллями»

Недавняя судебная практика в спорах с недобросовестными владельцами патентов на промышленные образцы складывается не в пользу последних. Добросовестные правообладатели и импортеры получили дополнительный весомый аргумент против «патентных троллей». В связи с принятием этого решения, дальнейшая практика и подходы к борьбе с такими недобросовестными действиями могут претерпеть изменения.

Обстоятельства дела

В течение 2013-2014 годов ряд физических лиц получили патенты на промышленные образцы: «резиновая перчатка», «скребок хозяйственный», а также «прищепка для одежды». В дальнейшем, права на указанные промышленные образцы были переданы китайской компании, которая, в свою очередь, осуществила регистрацию промышленных образцов в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности.

В конце 2014 года общество («Истец») осуществляло импорт товаров для дома, среди которых, между прочим, были резиновые перчатки, прищепки и хозяйственные скребки. При предъявлении к таможенному оформлению очередной партии товаров, таможенным органом было принято решение о приостановлении таможенного оформления товаров, в связи с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Нарушение прав интеллектуальной собственности владельца патентов было подтверждено заключением экспертизы. На этом основании работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины («Перемещение товаров через таможенную границу с нарушением прав интеллектуальной собственности»), и оформлена карточка отказа в таможенном оформлении товаров.

Указанная карточка была оспорена Истцом в административном суде. Рассмотрев спор, суд принял решение об удовлетворении иска. Иск был удовлетворен на том основании, что импортер наделен правом преждепользования (ст. 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы») на два промышленных образца, и, соответственно, им не были нарушены права интеллектуальной собственности, которые принадлежат владельцу патентов, а решение о приостановлении таможенного оформления было противоправным. Обосновывая удовлетворение иска, суд указал на то, что (і) заявки на промышленный образцы были поданы в 2013-2014 годах; (іі) Истец, на основании предоставленных им таможенных деклараций, осуществлял импорт таких товаров с 2007 года, то есть задолго до подачи заявок на промышленные образцы.

Последствия и дальнейшая практика

Рассмотренное решение административного суда является довольно важным, поскольку выводы, к которым пришел суд, могут существенно повлиять на дальнейшую практику борьбы с недобросовестными регистрациями промышленных образцов и, что самое главное, не в пользу собственников патентов на такие промышленные образцы. В частности, уже сегодня можно говорить о следующих предполагаемых последствиях:

  • Отсутствие необходимости для импортеров признавать недействительным в суде каждый патент на промышленный образец такого рода, а также требовать отмены его регистрации в таможенном реестре. Тем более, что признание недействительным одного патента совсем не означало бы, что очень похожий патент не будет получен повторно (показательным примером в данном случае является ситуация с патентами на дизайн вешалки, который был зарегистрирован уже в третий раз!). Обычно рассмотрение такого рода дел в среднем занимало до полугода, что также включало в себя проведение судебной экспертизы.
  • Наличие у импортера права преждепользования на промышленный образец (закреплено в ч. 1 ст. 22 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы») существенно сократит временные и денежные затраты импортеров на борьбу с «патентными троллями». Факт импорта товара до даты подачи заявки на промышленный образец будет являться достаточным доказательством наличия права преждепользования. Хотя, безусловно, факт импорта не будет являться единственным аргументом. Представляется вполне возможным доказывание наличия такого права и на основании других доказательств. Важно отметить, что нужно будет обязательно доказать, что промышленный образец был использован до даты подачи заявки именно на территории Украины.
  • Для тех импортеров, которые не приобрели право преждепользования на промышленный образец, основным вариантом решения проблемы останется обращение в суд с требованием признать патент недействительным, в виду отсутствия его новизны. Это также связано с тем, что передача права преждепользования другим лицам законодательством ограничена, в частности, оно может передаваться или вместе с предприятием или согласно деловой практике. 

Очевидно, что такая практика будет лишь набирать популярности, так как находит поддержку со стороны государственных органов (например, информационное сообщение Вице-премьер-министра Украины – Министра культуры Украины Вячеслава Кириленка от 04.03.2015 № 6885/1/1-15).

Указанная судебная практика и информационное сообщение могут существенно уменьшить желание «патентных троллей» регистрировать дизайн обычных (обыденных) вещей, поскольку основная их «целевая аудитория», то есть известные иностранные производители, их дистрибьюторы и украинские ритейлеры, в принципе, не должны иметь проблем с доказыванием факта добросовестного использования промышленного образца до даты подачи заявки на него.

АВТОРСКОЕ ПРАВО: Правообладателям на заметку

Решения хозяйственных судов, принятые в течение февраля 2015 по делам о нарушении авторских имущественных прав на мультипликационный фильм «Маша и Медведь» и героев изображенных в нем, в очередной раз формируют новую правоприменительную практику для аналогичных дел. Правообладателям следует более тщательно подходить к процессу подачи иска и сбора доказательств, что подтверждается следующими решениями суда:

  • Присуждена компенсация за нарушение авторских прав в размере ниже установленного законодательством минимума. Решением хозяйственного суда г. Киева иск был удовлетворен частично и было обязано взыскать компенсацию за нарушение исключительных имущественных авторских прав в размере 121 грн (около 4 евро). Важным является то, что указанный размер компенсации меньше минимального размера компенсации, установленного Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» (10 минимальных заработных плат, то есть около 400 евро). Компенсация в размере менее, чем установленный законодательством минимум, была присуждена на основании общих принципов гражданского законодательства: справедливости, добросовестности и разумности. Судом было также учтено разъяснение Высшего хозяйственного суда Украины, в соответствии с которым при определении компенсации судам следует учитывать продолжительность нарушения и его размер (одно- или многократное использование объекта авторского права); предполагаемый размер убытков потерпевшего; размер дохода, полученного в результате правонарушения; количество пострадавших лиц; намерения ответчика; наличие ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного истца; возможность восстановления предыдущего состояния и необходимые для этого усилия, и так далее. Как нам стало известно, решение хозяйственного суда было обжаловано. Об окончательном решении по делу будет сообщено в наших последующих Brands Update. В любом случае указанное решение подтверждает необходимость более тщательного обоснования суммы компенсации за нарушение авторских прав для правообладателей.
  • Необходимые доказательства поставки (продажи) товара. В другом деле Высший хозяйственный суд Украины поддержал суды предыдущих судебных инстанций и отказал в удовлетворении иска правообладателя к физическому лицу-предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение авторского права. Основанием для такого отказа стала недоказанность покупки товара, при изготовлении которого использован объект авторского права (мультипликационный герой), права на который принадлежат истцу. Суд отметил, что предоставленная истцом товарная накладная не является расчетным документом в понимании Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»; не содержит реквизитов ответчика, в частности его печати, а потому не может быть достаточным доказательством, которое подтверждает покупку контрафактного товара именно у Ответчика.

За дополнительной информацией обращайтесь к Александру Падалке или Олегу Климчуку или пишите нам на Brand-protection-team@sk.ua.

Поделиться:

Больше Новости
Показать больше