close

Новости

29 апреля 2015

Brands Update. Апрель 2015

ТОРГОВЫЕ МАРКИ: Общеизвестные заочно

10 марта 2015 года в официальном бюллетене «Промышленная собственность» были опубликованы ведомости про признание общеизвестными двух торговых марок для товаров 33 класса МКТУ (вин/игристых, вин шампанского, вина газированные) («Торговые марки»). Указанные общеизвестные марки принадлежат одному из украинских производителей вина («Производитель»). Составной частью торговых марок является обозначение, которое защищается в ЕС как географическое обозначение и которым маркируют итальянские игристые вина из винограда сорта мускат, которые производятся в юго-восточном Пьемонте (Италия) («Бренд»).

Безпрецендентным основанием для признания указанных торговых марок общеизвестными стало заочное решение суда! По нашему мнению указанная практика не избавлена от значительных юридических рисков для собственников известных брендов. Соответственно, требуется как понимание связанных с такой практикой рисков с целью их минимизации, так и выработка специальных юридических подходов к вопросам противодействия такой практике.

Обстоятельства дела

Физическое лицо обратилось в суд с иском к Производителю про признание недействительным свидетельства на одну из Торговых марок и запрет использования и маркирования продукции Производителя изображениями, которые также защищаются как одна из Торговых марок. Истец утверждал, что им были приобретены в магазине две бутылкишампанского. Свой выбор истец обосновывал тем, что на упаковке большими буквами было указано название Бренда, что дало ему основания считать, что приобретенное им вино было изготовлено в одном из наиболее экологически чистых регионов Италии. Позднее истцом было выявлено, что приобретенное им вино было изготовлено не в Италии, а в одном из городов Украины. По мнению истца Производитель ввел его в заблуждение, как потребителя, указав на упаковке неправдивую информацию касательно места происхождения товара. В связи с этим продукция Производителя, по мнению истца, является фальсифицированной, а свидетельство на одну из Торговых марок подлежит признанию недействительным.

В свою очередь Производитель обратился со встречным иском про признание использования Торговых марок правомерным и признания их общеизвестными. В своих доводах Производитель ссылался на то, что ему принадлежат права на Торговые марки. Кроме того, Производитель указал, что осведомленность населения больших городов Украины про существование обозначений, которые защищаются как Торговые марки является довольно высокой – более 70% респондентов (72,3%) назвали Торговые марки известными для них. К сожалению, данное решении не содержит информации касательно того, кем проводился опрос общественного мнения, на какие вопросы отвечали респонденты, и в какой форме опрос был предоставлен суду.

Следует признать, что вынесение заочного решения имело место в отсутствие истца и ответчиков (Производитель и Государственная служба интеллектуальной собственности Украины). В частности, истец подал в суд заявление, согласно которому он просил суд рассмотреть дело в его отсутствие. Ответчики в судебное заседание не явились, несмотря на то, что про дату и время судебного заседания были уведомлены должным образом. Отсутствие  должным образом уведомленных ответчиков стало основанием для вынесения судом определения о заочном рассмотрении дела.

Рассмотрев дела, суд отказал Истцу в удовлетворении его первичного иска. Суд указал на то, что Истец должным образом не обосновал и не доказал обстоятельства, которые указывали бы на нарушение его прав. Кроме того суд отметил, что обращаясь со своим иском, истец фактически защищает не свои права, а права соответствующего консорциума. Соответственно, по мнению суда, истец вообще не является субъектом правомочным обращаться в суд с данным иском.

В свою очередь встречный иск ответчика был удовлетворен. Заочным решением от 31 марта 2014 года («Заочное решение») Торговые марки были признаны общеизвестными. По информации Единого государственного реестра судебных решений Заочное решение вступило в силу 11 апреля 2014 года.

Пересмотр заочного решения и апелляция

В феврале 2015 года Государственная служба интеллектуальной собственности Украины («Государственная служба»), как один из ответчиков по делу, подала заявление о пересмотре Заочного решения. В частности, Государственная служба ссылалась на то, что она не получала встречное исковое заявление Производителя о признании Торговых марок общеизвестными. Тем не менее, суд не нашел этот и другие аргументы Государственной службы достаточными для пересмотра заочного решения и оставил заявление без удовлетворения.

Кроме того, в марте 2015 года одно из украинских винодельных предприятий («Предприятие») подало апелляционную жалобу на Заочное решение. Указанное предприятие ссылалось на то, что в июле 2014 года им было подано заявление на регистрацию знака для товаров и услуг, который содержит дополнительное обозначение тождественное Бренду. Соответственно, Предприятию может быть отказано в регистрации марки.

Однако апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства, не найдя доводы Предприятия удовлетворительными и обоснованными. В частности, апелляционный суд указал та то, что довод Предприятия о том, что из-за признания Торговых марок общеизвестными ему может быть отказано в регистрации марки в будущем не заслуживают внимания, так как этот вопрос во время рассмотрения дела судом первой инстанции не решался и может быть решен только непосредственно Укрпатентом в будущем.

Возможные последствия

По нашему мнению практика признания торговых марок общеизвестными на основании заочного решения суда содержит в себе ряд юридических рисков. Особенно этот вопрос является актуальным для коллективных торговых марок и обозначений происхождения товара, связанных с местом в иностранном государстве.

В первую очередь существует риск появления фиктивных споров, когда истец не будет реально заинтересован в удовлетворении исковых требований и исковое заявление будет использоваться как повод для подачи встречного иска о признании торговой марки общеизвестной. При этом решение о признании торговой марки общеизвестной будет приниматься на основании минимальных доказательств, которые свидетельствовали бы про общеизвестность марки и при формальном участии сторон (без фактической соревновательности сторон). На национальном уровне, тоесть на уровне украинских субъектов хозяйствования, это может создавать преимущество для одного субъекта, который может получить максимально широкую защиту для известного обозначения.

Для иностранных правообладателей наличие такой ситуации будет в большей мере усложнять защиту своих прав, нежели делать ее невозможной. Обычно настоящие правообладатели не являются стороной в таких судебных спорах и могут узнать про такой спор случайно и лишь значительно позже. Однако, узнав про наличие такого заочного решения про признание торговой марки общеизвестной, у добросовестных правообладателей, при условии совершения правильных и своевременных процессуальных действий, все-таки остается возможность обжалования таких решений.

В данный момент выводом в такой ситуации может быть только один – иностранным правообладателям необходимо тщательно следить за использованием объектов интеллектуальной собственности, которые им принадлежат, неаффилированными третьими лицами и быть готовыми защищать права на свои бренды, как в административном, так и в судебном порядке. И чем раньше инициируется такая зашита, тем лучше.

КОНТРАФАКТ: Благородная альтернатива уничтожению контрафакта

Недавняя практика борьбы с контрафактом на таможенной границе показывает, что контрафактный товар, таможенное оформление, которого было приостановлено таможенными органами может быть не только уничтожен, но и передан по соглашению между импортером и правообладателем в благотворительные учреждения.

Так, Одесской таможней, при таможенном оформлении груза, который импортировался из Китая украинской компанией («Владелец груза»), было обнаружено 5500 альбомов для раскрашивания и 1200 наборов цветных гелиевых ручек. Указанные товары были маркированы комбинированным знаком для товаров и услуг, который был внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В соответствии с положениями Таможенного кодекса Украины органы Государственной фискальной службы Украины могут приостанавливать таможенное оформление товаров в случае выявления признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. Также правообладатель и владелец товара могут договориться о восстановлении нарушенных прав интеллектуальной собственности путем уничтожения по упрощенной процедуре или демаркирования товара.

В этой же ситуации правообладатель и владелец товара решили вопрос восстановления нарушенных прав интеллектуальной собственности несколько иначе, а именно путем заключения Соглашения о добровольном урегулировании материально-правовой претензии между правообладателем и импортером. Это соглашение предусматривало предоставление разрешения на растаможивание импортером груза с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, но не для дальнейшей реализации, а с целью его дальнейшей передачи в учреждения социальной сферы деятельности.

Правообладатель сообщил соответствующим таможенным органам о вышеуказанном соглашении и дал согласие на продолжение таможенного оформления товаров. В связи с этим контрафактная продукция была растаможена и передана в Общественный союз «Центр содействия переселенцам и участникам боевых действий АТО «Одесса-мама». Указанный случай пока является беспрецедентным для практики борьбы с контрафактом в Украине.

Стоит отметить, что украинское законодательство не предусматривает специального регулирования заключения соглашений о добровольном урегулировании материально-правовых претензий между правообладателем и импортером. Сейчас заключение таких договоров возможно на основании принципа свободы договора и общих положений законодательства о заключении договоров.

Контрафакт: момент, когда правовладелец может уничтожить контрафакт

Недавним решением одного из хозяйственных судов контрафактные товары были не только изъяты, но и переданы правообладателю для дальнейшего самостоятельного распоряжения ими. В некоторой степени такой подход может стать альтернативой уничтожению контрафактных товаров государственными органами, когда правообладатель не имеет возможности в достаточной мере проконтролировать и подтвердить факт уничтожения контрафактных товаров.

Согласно обстоятельствам дела для таможенного оформления декларантом было предъявлено партию детских игрушек. Таможней принято решение о приостановлении товаров, поскольку в структуре последних были использованы объекты интеллектуальной собственности, а именно, персонажи мультипликационного сериала, внесенные в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Об указанной остановкее было сообщено представителю правообладателя, который подтвердил, что товар ввозится с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Правообладатель обратился в суд с заявлением об обеспечении иска, а позже с иском о защите исключительных имущественных прав, путем взыскания компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Истцом также было подано ходатайство об изъятии контрафактных товаров и передачу их правообладателю для дальнейшей передачи в детский дом.

Ответчик (импортер) против иска возражал. В частности, ответчик утверждал, что собственником товара остается его продавец (иностранная компания), поскольку товары не прошли растаможку. Кроме того, ответчиком было предоставлено письмо продавца товара, который подтвердил, что при загрузке контейнера менеджером была допущена ошибка. В связи с этим ответчик утверждал, что товар подлежит возврату продавцу как ошибочно доставленный.

Удовлетворяя иск, суд исходил из того, что в соответствии со ст. 52 ЗУ «Об авторском праве и смежных правах» по решению суда изъятые контрафактные экземпляры произведений, видеограмм, программ вещания по требованию лица, являющегося субъектом авторского права и (или) смежных прав и права которого нарушены, могут быть переданы этому лицу. Если это лицо не требует такой передачи, то контрафактные экземпляры подлежат уничтожению государственными органами согласно установленной процедуры.

Поскольку истцом (правообладателем) подано ходатайство о конфискации контрафактных товаров и передачу их правообладателю, суд пришел к выводу об удовлетворении указанного ходатайства.

В свою очередь, суд не согласился с доводами ответчика. По мнению суда, наличие права собственности на контрафактный товар у ответчика подтверждается материалами дела. Кроме того, суд указал на то, что в соответствии с положениями Таможенного кодекса Украины декларант имеет право с разрешения таможенных органов осуществлять физический осмотр товаров с целью проверки соответствия их описания, указанному в товаросопроводительных документах, брать пробы и образцы товаров.

Сейчас такой механизм передачи контрафактных товаров правообладателю доступен только для объектов авторского права и смежных прав. Для других объектов интеллектуальной собственности такой механизм пока не предусмотрен. Несмотря на это, например, для изобразительных торговых марок (например, логотипы, графические элементы, оригинальные словосочетания и слова) и некоторых промышленных образцов (например, этикетки) возможна защита на основании положений законодательства об авторском праве.

Кроме того, по нашему мнению, суд не в достаточной мере уделил внимание вопросам права, которое должно применяться к отношениям между продавцом и ответчиком. Таким образом правообладателям потребуется уделять отдельно внимание к вопросу права собственности на товар при подготовке своей позиции в суде.

Поделиться:

Больше Новости
Показать больше