close
МЕНЮ

Новости

3 августа 2015

Brands Update. Июль 2015

В июльском выпуске Brands Update мы даем ответы на основные вопросы правообладателей относительно порядка опубликования сведений о заявках на товарные знаки, который должен заработать до конца лета, анализируем решения Верховного Суда Украины относительно споров по интеллектуальной собственности, которые не подлежат рассмотрению административными судами, оцениваем влияние решения ВХСУ на рынок рекламы в разрезе ответственности за нарушение авторских прав и знакомим с первой практикой обжалования правомерности регистрации географических указаний в судебном порядке в Украине.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. Утвержден порядок обнародования сведений о заявках на товарные знаки: ответы на основные вопросы правообладателей

Уже в ближайшее время будет предоставлен бесплатный и круглосуточный онлайн доступ к сведениям о заявках на товарные знаки (далее — Заявка на знак). Украинский институт интеллектуальной собственности (далее — Укрпатент) утвердил Порядок обнародования сведений заявок на товарные знаки в сети Интернет (далее — Порядок).

Порядок принят в рамках гармонизации законодательства Украины о защите товарных знаков с законодательством ЕС, а также с целью улучшения условий для реализации права заинтересованных лиц на предоставление возражений против регистрации товарных знаков.

Какие сведения касательно заявок на знаки будут обнародоваться?

В соответствии с Порядком, обнародованию подлежат как общие (основные) сведения о заявке на знак (номер и дата подачи заявки, наименование заявителя(-ей) и его представителя, а также их адрес, данные о приоритете, изображение знака, класс(-ы) МКТУ), так и дополнительные данные, в зависимости от заявки (сведения об охраняемых цветах, коллективный, объемный знак) (далее — Сведения).

В Порядке указан ряд случаев, когда изображение предоставленного на регистрацию знака не будет обнародоваться. К таким случаям, в частности, относятся изображения, которые, по мнению Укрпатента, содержат нецензурные слова и выражения, порнографические изображения, пропаганду войны, национальной и религиозной вражды, фашизма и неофашизма. В таком случае вместо изображения будет размещено стандартное уведомление, предусмотренное Порядком. Пока остается неясным, будет ли Укрпатент размещать информацию о конкретных основаниях для необнародования определенного изображения. Мы хотели бы также отметить, что указанное положение Порядка касательно необнародования изображения знака довольно противоречиво с точки зрения его соответствия Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее — Закон о знаках), поскольку касается вопросов, которые должны решаться на стадии квалификационной экспертизы. Не исключаем, что указанное положение Порядка может еще претерпеть изменения или вообще быть исключенным из Порядка.

С какого момента после подачи заявки на знак сведения будут обнародоваться Укрпатентом?

Несмотря на то, что это четко не указывается в Порядке, из его положений фактически следует, что Сведения будут обнародоваться онлайн после завершения формальной экспертизы. Представляется возможным, что момент публикации может быть изменен Укрпатентом в ходе тестирования работы сервиса. Касательно этого отмечаем, что доступ к заявкам на знаки в бумажном виде фактически будет возможен для любого лица после принятия Укрпатентом решения об установлении даты подачи заявки, то есть примерно за 2 месяца до того момента, когда Сведения станут доступными онлайн. Для получения материалов заявки на знак в бумажном виде нужно будет подать письменный запрос в Укрпатент и оплатить официальный сбор.

Также на сегодня открытым остается вопрос, каким образом будут обнародоваться Сведения в случае ускорения заявителем регистрации знака, когда знак может быть зарегистрирован в течение 2-3 месяцев с момента подачи заявки на знак.

Где именно можно ознакомиться со сведениями о заявках на знаки?

Доступ к Сведениям будет обеспечен на веб-порталах Укрпатента и Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.

Предусматриваются ли основания исключения сведений?

Порядком также предусмотрены основания для исключения Сведений из указанных веб-порталов: 1) принятие окончательного решения по заявке; 2) поступление в Укрпатент заявления заявителя об отзыве заявки; 3) направление заявителю сообщения Укрпатента о том, что заявка считается отозванной. Пока остается неясным, будут ли Сведения исключаться полностью или все-таки на веб-порталах будет оставаться определенная информация о заявке на знак.

Когда именно доступ к сведениям о заявках на знаки будет фактически возможным?

Как сообщается, техническую и технологическую возможность размещения указанных Сведений планируется обеспечить до конца августа 2015 года.

Что будет с платным получением сведений о заявках на знаки?

Мы предполагаем, что Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг (далее — Центр инноватики) продолжит оказывать платные услуги по поиску тождественных и сходных обозначений, в том числе в части заявок на знаки. Преимуществами Центра инноватики является то, что он получает доступ к Сведениям о заявках на знаки и проводит поиск по таким заявкам еще до принятия решения об установлении даты подачи заявки (2-3 дня после подачи), а также дает возможность понять, какие знаки могут быть противопоставлены заявленному знаку на стадии квалификационной экспертизы. Недостатком Центра инноватики остается необходимость оплаты его услуг. Вместе с тем также сообщается, что работа Центра инноватики по поиску по заявкам на знаки может претерпеть изменения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. Административные суды больше не будут отменять товарные знаки

В середине июня Коллегия судебной палаты по административным делам Верховного Суда Украины (далее — ВСУ) наконец выразила свою позицию по вопросу о подведомственности споров о признании недействительными и отмене свидетельств на товарные знаки административным судам. ВСУ указал, что оспаривание права собственности на знак должно решаться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве.

Указанная позиция ВСУ является важным ответом судебной практике, которая складывалась на протяжении последних лет в административных судах, которые принимали к рассмотрению и рассматривать иски к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины с требованиями о признании недействительным свидетельства на товарные знаки.

В деле, которое рассматривал ВСУ, украинская компания (далее — Истец) обратилась в административный суд с иском об отмене решения Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (далее — Ответчик), на основании которого был зарегистрирован товарный знак (далее — Конфликтующая ТМ), схожий до степени смешивания с товарным знаком, который ранее был зарегистрирован на имя Истца (далее — ТМ). Владелец свидетельства на Конфликтующую ТМ был вовлечен в спор в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Окружной административный суд, исследовав доказательства, предоставленные сторонами, пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению в связи со сходством Конфликтующей ТМ с ТМ Истца.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, апелляционный административный суд отменил его решение со ссылкой на то, что предметом доказывания в споре об отмене решения Ответчика является установление противоправности решения, а не сходства зарегистрированных товарных знаков. Отдельно суд отметил, что требование об отмене свидетельства на ТМ, по мнению суда апелляционной инстанции, не может быть решено в порядке административного судопроизводства, поскольку свидетельство является документом, удостоверяющим право собственности на товарный знак, а спор о праве собственности не подлежит рассмотрению в административных судах.

Не согласившись с судом апелляционной инстанции, Высший административный суд Украины отменил его постановление и оставил в силе решение суда первой инстанции. Суд мотивировал свое решение тем, что по своей сути требования Истца являются требованиями о признании противоправной бездеятельности Ответчика, который ненадлежащим образом провел квалификационную экспертизу. Это привело к принятию оспариваемого решения и, как следствие, к выдаче свидетельства. С учетом всего этого, указание Ответчика на неподведомственность спора административным судам безосновательно.

Не соглашаясь с указанным решением кассационного суда, участники спора обратились в ВСУ.

Рассмотрев дело, ВСУ отменил решения судов всех инстанций и закрыл производство по делу. Причиной закрытия производства по делу ВСУ было то, что суды всех инстанций исходили из того, что спор по этому делу является публично-правовым и относится к юрисдикции административных судов. В деле, которое рассматривалось, спор касается права собственности на товарный знак, то есть гражданского права. Соответственно, суды пришли к ошибочному выводу касательно решения его в порядке административного судопроизводства. Таким образом ВСУ пришел к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о регистрации знака и о последующем получении заявителем свидетельства Украины на товарный знак, дальнейшее оспаривание права собственности на указанный знак должно решаться в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, поскольку возникает спор о праве. В обоснование отсутствия юрисдикции административных судов для разрешения подобных споров ВСУ сослался на решение Европейского суда по правам человека по делу Zand v. Austria от 12 октября 1978 года.

РЕКЛАМА И АВТОРСКОЕ ПРАВО. Полумиллионные штрафы и другие юридические вызовы для рынка рекламы в части нарушения авторских прав

Так компенсацию за нарушение авторского права еще не присуждали. Кроме того, что постановлением Высшего хозяйственного суда Украины (далее — ВХСУ) в споре между владельцем исключительной лицензии на использование на территории Украины музыкального произведения и оператором мобильной связи была присуждена одна из крупнейших компенсаций (493 201 грн.), указанное постановление содержит ряд противоречивых моментов, которые могут существенно повлиять на дальнейший формат сотрудничества между заказчиками и изготовителями рекламы, в частности, рекламных видеороликов.

Владелец лицензии (далее — Истец) обратился с иском к оператору мобильной связи (далее — Мобильный оператор), продакшн компании (далее — Продакшн компания) и композитору (далее — Композитор) о солидарном взыскании компенсации за нарушение авторского права в размере 493 210,00 грн.

Истец утверждал, что Мобильный оператор в ходе рекламной кампании на телевидении неправомерно использовал в рекламном ролике (далее — Рекламный ролик) вариацию музыкального сопровождения части известного музыкального произведения «F**k you» (авторы Lilly Allen и Greg Kurstin) (далее — Произведение). Истец утверждал, что исключительные имущественные права на использование Произведения на территории Украины принадлежат ему на основании лицензионного договора (исключительная лицензия). Истец также утверждал, что общее количество показов Рекламного ролика составило более 4 369 на двадцати телеканалах.

В свою очередь Мобильный оператор утверждал, что Произведение не использовалось в музыкальном сопровождении Рекламного ролика. Музыкальные произведения, используемые в Рекламном ролике, были созданы по заказу Мобильного оператора на основании договора с Продакшн компанией, которая, в свою очередь, заказала создание музыкальных произведений для Рекламного ролика у Композитора. По договору между Мобильным оператором и Продакшн компанией последняя гарантировала, что создаваемый ею Рекламный ролик не будет нарушать права третьих лиц, а Мобильный оператор гарантировал, что информация и материалы, которые он передает Продакшн компании для целей выполнения работ, не нарушают права третьих лиц. Кроме того, указанным договором было предусмотрено, что Продакшн компания несет ответственность за работу третьих лиц, которых она привлекает к созданию Рекламного ролика.

Также Мобильный оператор утверждал, что Истец не доказал того обстоятельства, что Emi Music Publishing Limited, как лицензиару по лицензионному договору с Истцом, передавался соответствующий объем прав на Произведение авторами (Lilly Allen и Greg Kurstin). Именно на основании недоказанности этого обстоятельства суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Однако, суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил иск Истца. Одним из оснований удовлетворения иска стало заключение комплексной судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности и экспертизы видеозвукозаписи. Заключением было подтверждено, что в Рекламном ролике была использована вариация музыкального сопровождения части (фрагмента) Произведения.

ВХСУ поддержал позицию апелляционного суда. ВХСУ также отметил, что все действия ответчиков в совокупности создали условия, которые привели к нарушению исключительного имущественного права Истца на Произведение, а, следовательно, они должны нести перед ним солидарную ответственность.

Исходя из указанного решения ВХСУ, можно говорить о следующих его последствиях для рынка рекламы:

  1. Для целей минимизации рисков нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц заказчикам рекламы в договорном порядке важно прописывать и в дальнейшем требовать от изготовителей рекламы подробную информацию о материалах, которые использовались (брались за основу) при изготовлении рекламы. В общем же случае, целесообразным выглядит разработка соответствующей внутренней политики, регулирующей порядок отбора и использования объектов авторского права, принадлежащих третьим лицам, в процессе создания рекламных видеороликов и других рекламных материалов.
  2. Не обращая внимание на то, что присуждение взыскания компенсации за нарушение авторского права с заказчика рекламы выглядит довольно противоречивым, очевидно, что суды будут придерживаться данной позиции по солидарной ответственности заказчика и изготовителей рекламы, ссылаясь также на то, что заказчик рекламы имеет право регресса. Наличие и отсутствие вины заказчика рекламы пока остается без внимания судов. Суды продолжают больше исследовать наличие или отсутствие факта нарушения, чем наличие или отсутствие вины лица.
  3. Противоречивыми выглядят также аргументы ВХСУ относительно доказанности наличия у Истца достаточных авторских прав. Из постановления следует, что ВХСУ не исследовал, передавался ли Emi Music Publishing Limited, как лицензиару по лицензионному договору с Истцом, соответствующий объем прав на Произведение от авторов. Факт того, что в материалах дела отсутствуют данные о признании недействительным договора между Истцом и Emi Music Publishing Limited ВХСУ посчитал достаточным для того, чтобы утверждать о наличии всех надлежащих имущественных авторских прав.

Несмотря на положительный сигнал для правообладателей, мы считаем, что при подаче иска правообладателю нужно быть готовым доказать надлежащую передачу имущественных авторских прав от авторов каждому из последующих приобретателей таких прав, непосредственно, вплоть до текущего правообладателя (истца).

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Первый тест на правомерность регистрации географического указания

На сегодня в Украине зарегистрировано только 20 географических указаний, из которых лишь около половины являются украинскими (касаются соответствующих территорий Украины). Но как оказывается, правомерность регистрации даже этих географических указаний может быть поставлена ​​под сомнение. Несмотря на то, что возможность рассмотрения следующего дела административным судом вызывает сомнения, все же дело между владельцем географического указания «БАЛАКЛАВА» и владельцем зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков раскрывает ряд важных вопросов, которые нужно учитывать владельцам зарегистрированных географических указаний, а также тем, кто планирует такую ​​регистрацию.

В 2013 году дистрибьюторская компания (далее — Истец) обратилась в административный суд с иском к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины (далее — Ответчик) об отмене решения последней, которым ​правовая охрана была предоставлена географическому указанию «БАЛАКЛАВА» (далее — Географическое указание). Свои исковые требования истец обосновывал тем, что указанное Географическое указание нарушает его охраняемый законом интерес, поскольку по причине регистрации Географического указания Истец не имеет возможности зарегистрировать товарный знак «БАЛАКЛАВА 2500».

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, еще в 2005 году Истец получил свидетельство Украины на товарный знак «БАЛАКЛАВА» (далее — Конфликтующий знак) для товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 и 43 классов МКТУ. В декабре 2012 года Истец также подал заявку на регистрацию товарного знака «БАЛАКЛАВА 2500». Однако касательно этой заявки были поданы возражения по той причине, что указанной заявкой нарушаются права на Географическое указание.

Решениями окружного и апелляционного судов в удовлетворении иска было отказано. Обосновывая свою позицию, суды обратили внимание на то, что Ответчик действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий, надлежащим образом провел экспертизу, а потому оснований для отмены решения нет.

Не соглашаясь с указанными решениями, Истец в 2015 году обратился в суд кассационной инстанции, недавним постановлением которого указанные решения были отменены, а дело было передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Выводы Высшего административного суда Украины (далее — ВАСУ) указывают на ряд важных моментов, которые, возможно, будут очевидными для производителей из Италии и Франции, но заслуживают внимания украинского производителя:

  1. Владельцам и законным пользователям географических указаний необходимо четко следить за тем, чтобы забор сырья, переработка и производство товара, маркированного географическим указанием, происходили в пределах территории, указанной в регистрационных документах на географическое указание. В вышеупомянутом деле основанием для обжалования и сомнений касательно правомерности регистрации стала этикетка. ВАСУ отметил, что судами предыдущих инстанций не установлено, имеет ли указанный на этикетке адрес производства отношение к географическому месту «БАЛАКЛАВА». Также судами предыдущих инстанций не установлен факт осуществления забора и переработки сырья в пределах территории, относительно которой зарегистрировано географическое указание.
  2. Владельцам географических указаний перед регистрацией нужно осуществлять предварительный поиск с целью выявления товарных знаков, которые идентичны или схожи с названием географического указания. Любой товарный знак, права на который возникли до возникновения прав на географическое указание, может потенциально стать основанием для претензий по отношению к владельцу географического указания. При этом следует обратить внимание, что не каждый товарный знак несет потенциальные риски для регистрации географического указания. Согласно Закону Украины «Об охране прав на указания происхождения товаров» такой торговый знак должен быть не только тождественным или схожим с названием географического указания, но и иметь репутацию, известность и продолжительно использоваться. Именно в связи с последним ВАСУ в своем постановлении отметил, что судами предыдущих инстанций не установлено, использовал ли Истец Конфликтующий знак, и повлияло ли или могло повлиять предоставление правовой охраны географическому указанию на его использование.

Поделиться:

Больше Новости
Показать больше