Brands Update. Липень 2015

У липневому випуску Brands Update ми даємо відповіді на основні питання правовласників щодо порядку оприлюднення відомостей про заявки на знаки для товарів і послуг, який має запрацювати вже до кінця літа, аналізуємо рішення Верховного Суду України, які спори щодо інтелектуальної власності тепер не підлягають розгляду адміністративними судами, оцінюємо вплив рішення ВГСУ на ринок реклами в розрізі відповідальності за порушення авторських прав та знайомимо із першою практикою оскарження правомірності реєстрації географічних зазначень в судовому порядку.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. Затверджено порядок оприлюднення відомостей про заявки на знаки для товарів і послуг: відповіді на основні запитання правовласників

Вже найближчим часом буде надано безоплатний та цілодобовий онлайн доступ до відомостей про заявки на знаки для товарів і послуг (далі – Заявка на знак). Український інститут інтелектуальної власності (далі – Укрпатент) затвердив Порядок оприлюднення відомостей заявок на знаки для товарів і послуг в мережі Інтернет (далі – Порядок).

Порядок прийнято в рамках гармонізації законодавства України про захист торговельних марок із законодавством ЄС, а також з метою поліпшення умов для реалізації зацікавленими особами права на подання заперечень проти реєстрації знаків для товарів і послуг.

Які дані щодо заявок на знаки будуть оприлюднюватись?

Відповідно до Порядку оприлюдненню підлягають як загальні (основні) відомості щодо заявки на знак (номер та дата подання заявки, найменування заявника(-ів) і його представника та їх адреса, дані про пріоритет, зображення знаку, клас(-и) МКТП), так і додаткові дані, в залежності від заявки (відомості щодо кольорів, що охороняються, колективний, об’ємний знак) (далі – Відомості).

Порядок містить ряд випадків, коли зображення поданого на реєстрацію знаку не буде оприлюднюватись. До таких випадків, зокрема, належать зображення, які на думку Укрпатенту містять нецензурні слова та вирази, порнографічні зображення, пропагування війни, національної та релігійної ворожнечі, фашизму і неофашизму. У такому разі замість зображення буде вказуватись стандартне повідомлення, передбачене Порядком. Наразі залишається незрозумілим, чи буде Укрпатент розміщати інформацію про конкретні підстави для неоприлюднення певного зображення. Хотіли б також зазначити, що вказане положення Порядку щодо неоприлюднення зображення знаку є доволі суперечливим з точки зору його відповідності Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон про знаки), оскільки стосується питань, що повинні вирішуватись на стадії кваліфікаційної експертизи. Не виключаємо, що вказане положення Порядку може ще зазнати змін або бути взагалі виключеним з Порядку.

З якого моменту після подачі заявки на знак відомості будуть оприлюднюватись Укрпатентом?

Незважаючи на те, що на це у Положенні чітко не вказується, із положень Порядку фактично вбачається, що Відомості будуть оприлюднюватись онлайн після завершення формальної експертизи. Видається можливим, що момент публікації може бути змінений Укрпатентом в ході тестування роботи сервісу. Щодо цього зазначаємо, що доступ до заявок на знаки в паперовому вигляді фактично буде можливим для будь-якої особи після прийняття Укрпатентом рішення про встановлення дати подання заявки, тобто приблизно за 2 місяці до того моменту, коли Відомості стануть доступними онлайн. Для отримання матеріалів заявки на знак в паперовому вигляді потрібно буде подати письмовий запит до Укрпатенту та сплатити офіційний збір.

Також на сьогодні відкритим залишається питання, яким чином будуть оприлюднюватись Відомості у випадку прискорення заявником реєстрації знаку, коли знак може бути зареєстрований протягом 2-3 місяців від дати подання заявки на знак.

Де саме можливо ознайомитись із відомостями щодо заявок на знаки?

Доступ до Відомостей буде забезпечено на веб-порталах Укрпатенту та Державної служби інтелектуальної власності України.

Чи передбачаються підстави виключення даних?

Порядком також передбачені підстави для виключення Відомостей із вказаних веб-порталів: 1) прийняття остаточного рішення за заявкою; 2) надходження до Укрпатенту заяви заявника про відкликання заявки; 3) надіслання заявнику повідомлення Укрпатенту про те, що заявка вважається відкликаною.

Наразі залишається незрозумілим, чи будуть Відомості виключатись повністю чи все-таки на веб-порталах буде залишатись певна інформація щодо заявки на знак.

Коли саме доступ до відомостей про заявки на знаки стане фактично можливим?

Як повідомляється, технічну та технологічну можливості розміщення зазначених Відомостей планується забезпечити до кінця серпня 2015 року.

Що буде з платним отриманням відомостей про заявки на знаки?

Ми передбачаємо, що Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг (далі – Центр інноватики) продовжить надавати платні послуги щодо пошуку тотожних та схожих позначень, в тому числі в частині заявок на знаки. Перевагами Центру інноватики є те, що він отримує доступ до відомостей про заявки на знаки і проводить пошук по таким заявкам ще до прийняття рішення про встановлення дати подання заявки (2-3 дні після подачі), а також дає можливість зрозуміти, які знаки можуть бути проставлені заявленому знаку на стадії кваліфікаційної експертизи. Недоліком Центру інноватики залишається необхідність оплати його послуг. Разом з тим також повідомляється, що робота Центру інноватики щодо пошуку по заявкам на знаки може зазнати змін.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. Адміністративні суди більше на скасовуватимуть торговельні марки

У середині червня Колегія судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України (далі – ВСУ) нарешті висловила свою позицію щодо питання про підвідомчість спорів щодо визнання недійсними та скасування свідоцтв на знаки для товарів і послуг адміністративним судам. ВСУ вказав, що оспорювання права власності на знак має вирішуватися у порядку цивільного або господарського судочинства, оскільки виникає спір про цивільне право.

Вказана позиція ВСУ є важливою відповіддю судовій практиці, що складалася протягом останніх років в адміністративних судах, які приймали до розгляду та розглядати позови до Державної служби інтелектуальної власності України з вимогами визнати недійсним свідоцтво на знаки для товарів і послуг.

У справі, що розглядав ВСУ, українська компанія (далі – Позивач) звернулася до адміністративного суду з позовом про скасування рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі- Відповідач), на підставі якого було зареєстровано торгову марку (далі – Конфліктуюча ТМ), схожу до ступеня змішування з торговою маркою, що раніше була зареєстрована на ім’я Позивача (далі-ТМ). Власник свідоцтва на Конфліктуючу ТМ був залучений у спір як третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Окружний адміністративний суд, дослідивши докази, надані сторонами, прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню у зв’язку зі схожістю Конфліктуючої ТМ з ТМ Позивача.

Не погодившись з висновками суду першої інстанції, апеляційний адміністративний суд скасував його рішення з посиланням на те, що предметом доказування у спорі про скасування рішення Відповідача є встановлення протиправності рішення, а не схожість зареєстрованих торгових марок. Окремо, суд зазначив, що вимога про скасування свідоцтва на ТМ на думку суду апеляційної інстанції не може бути вирішена в порядку адміністративного судочинства, оскільки свідоцтво є документом, що посвідчує право власності на торговельну марку, а спір про право власності не підлягає розгляду в адміністративних судах.

Не погодившись з судом апеляційної інстанції, Вищий адміністративний суд України скасував його постанову та залишив в силі рішення суду першої інстанції. Суд мотивував своє рішення тим, що за своєю суттю вимоги Позивача є вимогами про визнання протиправною бездіяльності Відповідача, який неналежно провів кваліфікаційну експертизу. Це призвело до прийняття оспорюваного рішення і, як наслідок, видачі свідоцтва. З урахуванням цього всього, посилання Відповідача на непідвідомчість спору адміністративним судам є безпідставним.

Не погоджуючись з вказаним рішенням касаційного суду, учасники спору звернулися до ВСУ.

Розглянувши справу, ВСУ скасував рішення судів усіх інстанцій та закрив провадження у справі. Причиною закриття провадження у справі ВСУ було те, що суди всіх інстанцій виходили з того, що спір у цій справі є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів. У справі, що розглядалась, спір стосується права власності на торговельну марку, тобто цивільного права. Відповідно, суди дійшли помилкового висновку щодо вирішення його в порядку адміністративного судочинства. Таким чином, ВСУ дійшов висновку, що у разі прийняття суб’єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знаку та в наступному отримання заявником свідоцтва України на знак для товарів і послуг, подальше оспорювання права власності на вказаний знак має вирішуватися у порядку цивільного або господарського судочинства, оскільки виникає спір про право. В обґрунтування відсутності юрисдикції адміністративних судів для вирішення таких спорів ВСУ посилався на рішення Європейського суду з прав людини у справі Zand v. Austria від 12 жовтня 1978 року.

РЕКЛАМА ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Півмільйонні компенсації та інші юридичні виклики для ринку реклами в частині порушення авторських прав

Таким чином компенсацію за порушення авторського права ще не присуджували. Окрім того, що постановою Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ) у спорі між власником виключної ліцензії на використання на території України музичного твору та оператором мобільного зв’язку було присуджено одну з найбільших компенсацій (493 201 грн.), вказана постанова містить ряд суперечливих моментів, які можуть суттєво вплинути на подальший формат співпраці між замовниками і виготовлювачами реклами, зокрема рекламних відеороликів.

Власник ліцензії (далі – Позивач) звернувся з позовом до оператора мобільного зв’язку (далі – Мобільний оператор), продакшн компанії (далі – Продакшн компанія) та композитора (далі – Композитор) з позовом про солідарне стягнення компенсації за порушення авторського права у розмірі 493 210,00 грн.

Позивач стверджував, що Мобільний оператор в ході рекламної кампанії на телебаченні неправомірно використав у рекламному ролику (далі – Рекламний ролик) варіацію музичного супроводу частини відомого музичного твору «F**k you» (автори Lilly Allen та Greg Kurstin) (далі – Твір). Позивач стверджував, що виключні майнові права на використання Твору на території України належать йому на підставі ліцензійного договору (виключна ліцензія). Позивач також стверджував, що загальна кількість показів Рекламного ролика склала більш ніж 4 369 разів на двадцяти телеканалах.

В свою чергу Мобільний оператор стверджував, що Твір не використовувався в музикальному супроводі Рекламного ролика. Музичні твори, що використані в Рекламному ролику, були створені на замовлення Мобільного оператора на підставі договору з Продакшн компанією, яка, в свою чергу, замовила створення музичних творів для Рекламного ролика у Композитора. За договором між Мобільним оператором та Продакшн компанією остання гарантувала, що створюваний нею Рекламний ролик не буде порушувати права третіх осіб, а Мобільний оператор гарантував, що інформація та матеріали, які він передає Продакшн компанії для цілей виконання робіт, не порушують прав третіх осіб. Окрім того, вказаним договором було передбачено, що Продакшн компанія несе відповідальність за роботу третіх осіб, яких вона залучає до створення Рекламного ролика.

Також Мобільний оператор стверджував, що Позивач не довів тієї обставини, що  Emi Music Publishing Limited, як ліцензіату по ліцензійному договору з Позивачем, передавався відповідний обсяг прав на Твір авторами (Lilly Allen та Greg Kurstin). Саме на підставі недоведеності цієї обставини суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

Однак суд апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції відмінив і задовольнив позов Позивача. Однією з підстав задоволення позову став висновок комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та експертизи відеозвукозапису. Висновком було підтверджено, що в Рекламному ролику було використано варіацію музичного супроводу частини (фрагменту) Твору.

ВГСУ підтримав позицію апеляційного суду. ВГСУ також зазначив, що всі дії відповідачів у сукупності створили умови, що призвели до порушення виключного майнового права Позивача на Твір, а отже вони мають нести перед ним солідарну відповідальність.

Виходячи із вказаного рішення ВГСУ, можливо говорити про наступні його наслідки для ринку реклами:

1. Для цілей мінімізації ризиків порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб Замовникам реклами у договірному порядку важливо прописувати і в подальшому вимагати від виготовлювачів реклами детальну інформацію про матеріали, які використовувались (брались за основу) при виготовленні реклами. У загальному ж випадку доцільним виглядає розробка відповідної внутрішньої політики, яка б регулювала порядок відбору та використання об’єктів авторського права, що належать третім особам, в процесі створення рекламних відеороликів та інших рекламних матеріалів.
2. Не зважаючи на те, що присудження стягнення компенсації за порушення авторського права із замовника реклами виглядає доволі суперечливим, очевидно, що суди будуть дотримуватись позиції щодо солідарної відповідальності замовника та виготовлювачів реклами, посилаючись також на те, що замовник реклами має право регресу. Наявність та відсутність вини замовника реклами наразі залишається поза увагою судів. Суди продовжують більше досліджувати наявність або відсутність факту порушення, ніж наявність або відсутність вини особи.
3. Суперечливими виглядають також аргументи ВГСУ щодо доведеності наявності в Позивача достатніх авторських прав. Із постанови вбачається, що ВГСУ не досліджував, чи передався  Emi Music Publishing Limited, як ліцензіату по ліцензійному договору з Позивачем, відповідний обсяг прав на Твір від авторів. Факт того, що в матеріалах справи відсутні дані про визнання недійсним договору між Позивачем та Emi Music Publishing Limited, ВСГУ вважав достатнім для того, щоб стверджувати про наявність усіх належним майнових авторських прав.

Незважаючи на позитивний сигнал для правовласників, ми вважаємо, що при подачі позову правовласнику потрібно бути готовим довести належну передачу майнових авторських прав від авторів і до кожного із подальших набувачів таких прав, аж до поточного правовласника (позивача).

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ. Перший тест на правомірність реєстрації географічного зазначення

На сьогодні в Україні зареєстровано лише 20 географічних зазначень, з яких лише близько половини є українськими (стосуються відповідних території України). Але, як виявляється, правомірність реєстрації навіть цих географічних зазначень може бути поставлена під сумнів. Не зважаючи на те, що можливість розгляду наступної справи адміністративним судом викликає сумніви, все-таки справа між власником географічного зазначення «БАЛАКЛАВА» та власником зареєстрованої та заявленої на реєстрацію торговельних марок розкриває низку важливих питань, які потрібно враховувати власникам зареєстрованих географічних зазначень, а також тим, хто планує таку реєстрацію.

У 2013 році дистриб’юторська компанія (далі – Позивач) звернулася до адміністративного суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Відповідач) про скасування рішення останньої, яким було надано правову охорону географічному зазначенню «Б АЛАКЛАВА» (далі – Географічне зазначення). Свої позовні вимоги Позивач обґрунтовував тим, що вказане Географічне зазначення порушує його охоронюваний законом інтерес, оскільки з причин реєстрації Географічного зазначення Позивач не має змоги зареєструвати торговельну марку «БАЛАКЛАВА 2500».

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, ще у 2005 році Позивач отримав свідоцтво України на знак для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА» (далі – Конфліктуюча марка) для товарів 33 класу МКТП та послуг 35 і 43 класів МКТП. У грудні 2012 року Позивач також подав заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА 2500». Однак щодо цієї заявки було подано заперечення з причин того, що вказаною заявкою порушуються права на Географічне зазначення.

Рішеннями окружного та апеляційного судів в задоволенні позову було відмовлено. Обґрунтовуючи власні позиції, суди зазначили, що Відповідач діяв в межах наданих йому законом повноважень, належно провів експертизу, а тому підстав для скасування його рішення немає.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями, Позивач у 2015 році звернувся до суду касаційної інстанції, нещодавньою постановою якого вказані рішення були скасовані, а справу було передано на новий розгляд до суду першої інстанції. Висновки Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) вказують на кілька важливих моментів, які, можливо, будуть очевидним для виробників з Італії і Франції, але заслуговують на увагу для українського виробника:

1. Власникам та законним користувачам географічних зазначень потрібно чітко слідкувати за тим, щоб забір сировини, переробка та виробництво товару, маркованого географічним зазначенням, відбувались в межах території, яка вказана у реєстраційних документах на географічне зазначенням. У вказаній вище справі підставою для сумнівів і оскарження правомірності реєстрації стала етикетка. ВАСУ зазначив, що судами попередніх інстанцій не встановлено, чи має вказана на етикетці адреса виробництва відношення до географічного місця «БАЛАКЛАВА». Також судами попередніх інстанцій не встановлено, чи здійснюється забір і переробка сировини в межах території, щодо якої зареєстровано географічне зазначення.
2. Власникам географічних зазначень перед реєстрацією потрібно здійснювати попередній пошук з метою виявлення торговельних марок, що є ідентичними або схожими з назвою географічного зазначення. Будь-яка торговельна марка, права на яку виникли раніше виникнення прав на географічне зазначення, може потенційно стати підставою для претензій по відношенню до власника географічного зазначення. При цьому варто вказати, що не кожна торговельна марка несе потенційні ризики для реєстрації географічного зазначення. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» така торговельна марка повинна бути не тільки тотожною або схожою із назвою географічного зазначення, але і мати репутацію, відомість і тривалість використання. Саме у зв’язку з останнім ВАСУ у своїй постанові зазначив, що судами попередніх інстанцій не встановлено, чи використовував Позивач Конфліктуючий знак, та чи надання правової охорони Географічному зазначенню вплинуло або могло вплинути на його використання