close

Новини

30 Березня 2015

Brands Update. Березень 2015

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ: Старі-нові способи боротьби з «патентними тролями»

Нещодавня судова практика у спорах з недобросовісними власниками патентів на промислові зразки складається не на користь останніх. Добросовісні правовласники та імпортери отримали додатковий вагомий аргумент проти «патентних тролів». У зв’язку з прийняттям цього рішення подальша практика та підходи до боротьби з цією недобросовісною практикою можуть зазнати змін.

Обставини справи

Протягом 2013-2014 років ряд фізичних осіб отримали патенти на промислові зразки «ґумова рукавиця», «шкребок господарський» а також «прищепка для одягу». Надалі права на вказані промислові зразки були передані китайській компанії, яка, в свою чергу, здійснила реєстрацію промислових зразків в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.

В кінці 2014 року товариство («Позивач») здійснювало імпорт товарів для дому, серед яких, між іншим, були ґумові рукавиці, прищепки та господарські шкребки. Під час пред’явлення до митного оформлення чергової партії товарів митним органом прийнято рішення про призупинення митного оформлення товарів, у зв’язку з порушеннями прав інтелектуальної власності. Порушення прав інтелектуальної власності власника патентів було підтверджено висновком експертизи. На  цій підставі працівниками митниці було складено протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України («Переміщення товарів через митний кордон з порушенням прав інтелектуальної власності») та оформлено картку відмови в митному оформленні товарів.

Зазначена картка була оскаржена Позивачем в адміністративному суді. Розглянувши спір, суд прийняв рішення про задоволення позову. Позов було задоволено на тій підставі, що імпортер наділений правом попереднього користувача (ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») на два промислові зразки, і, відповідно, ним не були порушені права інтелектуальної власності, що належать власнику патентів. Як наслідок – рішення про призупинення митного оформлення було визнане протиправним. Обґрунтовуючи задоволення позову, суд вказав на те, що (і) заявки на промисловий зразок були подані у 2013-2014 роках; (іі) Позивач, на підставі наданих ним митних декларацій, здійснював імпорт таких товарів з 2007 року, тобто задовго до подання заявок на промислові зразки.

Наслідки та подальша практика

Розглянуте рішення адміністративного суду є досить важливим, оскільки ті висновки, до яких дійшов суд, можуть істотно вплинути на подальшу практику боротьби з недобросовісними реєстраціями промислових зразків і, що найголовніше, не на користь власників патентів на такі промислові зразки. Вже сьогодні можливо говорити про наступні можливі наслідки:

  • Відсутність необхідності для імпортерів визнавати недійсним у суді кожен такий патент на промисловий зразок, а також вимагати скасування реєстрації в митному реєстрі. Тим більше, що визнання недійсним одного патенту зовсім не означало, що дуже схожий патент не буде отриманий повторно (показовим прикладом є ситуація з патентами на дизайн вішалки, який зареєстрували вже втретє!). Зазвичай розгляд таких справ в середньому займав близько півроку, що також включало в себе проведення судової експертизи.
  • Наявність у імпортера права попереднього користувача на промисловий зразок (закріплено в ч. 1 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») істотно скоротить часові та грошові витрати імпортерів на боротьбу з «патентними тролями». Факт імпорту товару до дати подання заявки на промисловий зразок буде достатнім доказом наявності права попереднього користувача. Хоча, безумовно, факт імпорту не буде єдиним аргументом. Видається цілком можливим доведення наявності такого права і на підставі інших доказів. Важливо відзначити, що потрібно буде обов’язково довести, що промисловий зразок був використаний до дати подання заявки саме на території України.
  • Для тих імпортерів, що не набули право попереднього користувача на промисловий зразок, основним варіантом вирішення проблеми залишиться звернення до суду з вимогою визнати патент недійсним з причини відсутності його новизни. Це також пов’язано з тим, що передача права попереднього іншим особам законодавством обмежена, зокрема воно може передаватися разом із підприємством або діловою практикою.

Очевидно, що така практика буде лише набирати популярності, оскільки знаходить підтримку з боку державних органів (наприклад, інформаційне повідомлення Віце-прем`єр-міністра України – Міністра культури України В`ячеслава Кириленка від 04.03.2015 р. № 6885/1/1-15).

Зазначена судова практика, а також інформаційне повідомлення можуть істотно зменшити бажання «патентних тролів» реєструвати дизайн звичайних (повсякденних) речей, оскільки основна їхня «цільова аудиторія», тобто відомі іноземні виробники, їхні дистриб’ютори та українські рітейлери, в принципі, не повинні мати проблем з доведенням факту сумлінного використання промислового зразка до дати подання заявки на нього.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО: Правовласникам на замітку

Рішення господарський судів, прийняті протягом лютого 2015 року по справах про порушення авторських майнових прав на мультиплікаційний фільм «Маша та Медвідь» та героїв, що в ньому зображені, вже вкотре формують нову правозастосовну практику для аналогічних справ. Правовласникам слід більш ретельно підходити до процесу подачі позову та збору доказів, що підтверджується наступними рішеннями суду:

  • Присуджено компенсацію за порушення авторських прав у розмірі нижче від встановленого законодавством мінімуму. Рішенням господарського суду м. Києва позов було задоволено частково та зобов’язано стягнути компенсацію за порушення виключних майнових авторських прав у розмірі 121 грн. Важливим є те, що вказаний розмір компенсації є меншим ніж мінімальний розмір компенсації, що встановлений Законом України «Про авторське право і суміжні права» (10 мінімальних заробітних плат). Розмір компенсації менший, ніж встановлений законодавством, було присуджено на підставі загальних принципів цивільного законодавства: справедливість, добросовісність та розумність. Судом було також враховано роз’яснення Вищого господарського суду України, відповідно яких при визначенні компенсації судам слід враховувати тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об’єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля, тощо. Як нам стало відомо, на рішення господарського суду було подано апеляційну скаргу. Про остаточне рішення по справі буде повідомлено водному з наступних наших BrandsUpdate. У будь-якому разі вказане рішення підтверджує необхідність для правовласників більш ретельного обґрунтування суми компенсації за порушення авторських прав. 
  • Належні докази постачання (продажу) товару. В іншій справі Вищий господарський суд України  підтримав суди та нижчі судові інстанції і відмовив в задоволенні позову правовласника до фізичної особи-підприємця про стягнення компенсації за порушення авторського права. Підставою для такої відмови стала недоведеність купівлі товару при виготовленні якого використано об’єкт авторського права (мультиплікаційний герой), право на якого належать позивачу. Суд зазначив, що надана позивачем товарна накладна не є розрахунковим документом у розумінні ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»; не містить реквізитів відповідача, зокрема його печатки, а тому не може бути достатнім доказом купівлі контрафактного товару саме у Відповідача.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Олександра Падалки або Олега Климчука або пишіть нам на Brand-protection-team@sk.ua.

Поділитися:

Далі Новини
Показати більше