close
МЕНЮ

Новини

29 Квітня 2015

Brands Update. Квітень 2015

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ: Добре відомі заочно

10 березня 2015 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» було опубліковано відомості про визнання добре відомими двох торговельних марок для товарів 33 класу МКТП (вин/ігристих, вин шампанського, вина газовані) («Торговельні марки»). Вказані добре відомі торговельні марки належать одному з українських виробників вина («Виробник»). Складовою частиною словесних торговельних марок є позначення, яке захищається у ЄС як географічне зазначення та яким маркують італійські ігристі вина з винограду сорту мускат, які виготовляються у південно-східному П’ємонті (Італія) («Бренд»).

Безпрецедентною підставою для визнання вказаних торговельних марок добре відомими стало заочне рішення суду! На нашу думку, вказана практика не позбавлена значних юридичних ризиків для власників відомих брендів. Відповідно, потребується як розуміння пов’язаних з такою практикою юридичних ризиків з метою їх мінімізації, так і вироблення спеціальних юридичних підходів до протидії такій практиці.

Обставини справи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Виробника про визнання недійсним свідоцтва на одну з Торговельним марок та заборону використання та маркування продукції Виробника зображенням, що також захищається як одна із Торговельних марок. Позивач стверджував, що ним було придбано в магазині дві пляшки шампанського. Свій вибір позивач обґрунтовував тим, що на упаковці великими літерами було вказано назву Бренду, що дало йому підстави вважати, що придбане ним вино було вироблено в одному із найбільш екологічно чистих районів Італії. Пізніше позивачем було виявлено, що придбане ним вино було вироблено не в Італії, а в одному з українських міст. На думку позивача, Виробник ввів його в оману як споживача, зазначивши на упаковці неправдиву інформацію стосовно походження товару. У зв’язку з цим продукція Виробника є фальсифікованою, а свідоцтво на одну з Торговельних марок підлягає визнанню недійсним.

У свою чергу Виробник звернувся з зустрічним позовом про визнання використання Торговельних марок правомірним та визнання їх добре відомими. У своїх доводах Виробник посилався на те, що йому належать права на Торговельні марки. Окрім того, Виробник зазначив, що обізнаність населення великих міст України про існування знаків, що захищаються як Торговельні марки, є досить високою – понад 70% респондентів (72,3%) назвали Торговельні марки відомими для них. Нажаль рішення не містить інформації щодо того, ким проводилось опитування громадської думки, на які питання респонденти давали відповіді та в якій формі результати опитування було надано суду.

Слід зазначити, що винесення заочного рішення відбувалось за відсутності позивача та відповідачів (Виробник та Державна служба інтелектуальної власності України). Зокрема позивач подав до суду заяву, відповідно до якої він просив розглянути справу у його відсутність. Відповідачі у судове засідання не з’явились, незважаючи на те, що про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Відсутність належним чином повідомлених відповідачів стала підставою для винесення судом ухвали про заочний розгляд справи.

Розглянувши справу, суд відмовив Позивачу в задоволенні його первісного позову. Суд вказав не те, що Позивач належним чином не обґрунтував і не довів обставин, які б свідчили про порушення його прав. Крім того суд відзначив, що звертаючись із своїм позовом, Позивач, фактично, захищає не свої права, а права відповідного консорціуму. Відповідно, на думку суду, Позивач взагалі не є суб’єктом, правомочним звернутися до суду з даним позовом.

У свою чергу зустрічний позов відповідача було задоволено. Заочним рішенням від 31 березня 2014 року («Заочне рішення») Торговельні марки було визнано добре відомими. За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень Заочне рішення вступило в силу 11 квітня 2014 року.

Перегляд заочного рішення та апеляція

У лютому 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України («Державна служба»), як один із відповідачів по справі, подала заяву про перегляд Заочного рішення. Зокрема Державна служба посилалась на те, що Державна служба не отримувала зустрічну позовну заяву Виробника про визнання Торговельних марок добре відомими. Однак, суд не знайшов цей та інші аргументи Державної служби достатніми для перегляду заочного рішення і залишив заяву без задоволення.

Окрім того, у березні 2015 року одне з українських виноробних підприємств («Підприємство») подало апеляційну скаргу на Заочне рішення. Вказане підприємство посилалось на те, що прийнятим Заочним рішенням порушені його права. Зокрема Підприємство посилалось на те, що в липні 2014 року ним подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг, який містить допоміжне позначення тотожне Бренду. Відповідно, Підприємству може бути відмовлено у реєстрації знаку.

Однак апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, не знайшовши доводи Підприємства достатніми та обґрунтованими. Зокрема апеляційний суд вказав на те, що посилання Підприємства на те, що визнанням Торговельних марок добре відомими йому може бути відмовлено в реєстрації знаку в майбутньому не заслуговують на увагу, оскільки це питання на час розгляду справи судом першої інстанції не вирішувалось та може бути вирішено тільки безпосередньо Укрпатентом в майбутньому.

Можливі наслідки

На нашу думку, практика визнання торговельних марок добре відомими на підставі заочного рішення суду містить ряд юридичних ризиків. Особливо це питання є актуальним для колективних торговельних марок та зазначень походження товару, пов’язаних з географічним місцем в іноземній державі.

В першу чергу є ризик появи штучних спорів, коли позивач не буде дійсно зацікавлений в задоволенні позовних вимог і позовна заява буде використовуватись як привід до подачі зустрічного позову про визнання торговельної марки добре відомою. При цьому рішення про визнання торговельної марки добре відомою може прийматись на підставі мінімальних доказів, які б свідчили про добру відомість знаку і при лише формальній участі сторін (без фактичної змагальності сторін). На національному рівні, тобто на рівні українських суб’єктів господарювання, це може створювати перевагу для одного суб’єкта, який зможе отримати максимально широкий захист для відомого позначення.

Для іноземних правовласників наявність такої ситуації буде в більшій мірі ускладнювати захист своїх прав, ніж робити неможливим такий захист. Зазвичай, справжні правовласники не є стороною в таких судових спорах і можуть дізнатися про такий спір випадково лише значно згодом. Однак, дізнавшись про наявність такого заочного рішення про визнання торговельної марки добре відомою, у добросовісних правовласників, при умові вчинення правильних і своєчасних процесуальних дій, все-таки залишається можливість оскарження таких рішень.

Наразі висновок у такій ситуацій може бути тільки один – іноземним правовласникам потрібно ретельно слідкувати за використанням об’єктів інтелектуальної власності, що їм належать не афілійованими третіми особами та бути готовими захищати права на свої бренди як в адміністративному, так і в судовому порядку. І чим раніше ініціювати такий захист, тим краще.

КОНТРАФАКТ: Благородна альтернатива знищенню контрафакту

Нещодавня практика боротьби з контрафактом на митному кордоні показує, що контрафактний товар, митне оформлення, якого було призупинено митними органами може бути не тільки знищено, але й передано за угодою між імпортером та правовласником до благодійних установ.

Так, Одеською митницею, під час митного оформлення вантажу, який імпортувався з Китаю українською компанією («Власник вантажу»), було виявлено 5500 альбомів для розмалювання та 1200 наборів кольорових гелевих ручок. Вказані товари були марковані комбінованим знаком для товарів та послуг, який був внесений до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до положень Митного кодексу України органи Державної фіскальної служби України  можуть призупиняти митне оформлення товарів у випадку виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності. Також правовласник та власник товару можуть домовитися про відновлення порушених прав інтелектуальної власності шляхом знищення за спрощеною процедурою чи демаркування товару.

У цій же ситуації правовласник та власник товару вирішили питання відновлення порушених прав інтелектуальної власності дещо по іншому, а саме шляхом укладення Угоди про добровільне врегулювання матеріально-правової претензії між правовласником та імпортером. Ця угода передбачала надання дозволу на розмитнення імпортером вантажу з ознаками порушення прав інтелектуальної власності але не для подальшої реалізації, а з метою його подальшої передачі до установ соціальної сфери діяльності.

Правовласник повідомив відповідні митні органи про вищезазначену угоду та надав згоду на продовження митного оформлення товарів. У зв’язку з цим контрафактна продукція була розмитнена та передана до Громадської спілки «Центр сприяння переселенцям та учасникам бойових дій АТО «Одеса-мама». Вказаний випадок наразі є безпрецедентним для практики боротьби з контрафактом в Україні.

Варто зазначити, що українське законодавства не передбачає спеціального регулювання щодо укладення угоди про добровільне врегулювання матеріально-правової претензії між правовласником та імпортером. Наразі укладення таких договорів можливо на підставі принципу свободи договору та загальних положень законодавства про укладення договорів.

КОНТРАФАКТ: право правовласника на самознищення              

Нещодавнім рішенням одного з господарських судів контрафактні товари були не лише вилучені, але й передані правовласнику для подальшого самостійного розпорядження. В деякій мірі такий підхід може стати альтернативою знищенню контрафактних товарів держаними органами, коли правовласник не має змоги в достатній мірі проконтролювати та підтвердити факт знищення контрафактних товарів.

Згідно обставин справи для митного оформлення декларантом було пред’явлено партію дитячих іграшок. Митницею прийнято рішення про призупинення товарів, оскільки в структурі останніх використано об’єкти інтелектуальної власності, а саме, персонажі мультиплікаційного серіалу, які внесено до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Про вказану зупинку було повідомлено представника правовласника, який підтвердив, що товар ввозиться з порушенням прав інтелектуальної власності.

Правовласник звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, а пізніше з позовом про захист виключних майнових прав, шляхом стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Позивачем також було подано клопотання про вилучення контрафактних примірників та передачу їх правовласнику для подальшої передачі у дитячий будинок.

Відповідач (імпортер) проти позову заперечував. Зокрема, відповідач стверджував, що власником товару залишається його продавець (іноземна компанія), оскільки товари не пройшли розмитнення. Окрім того, відповідачем було надано лист-відповідь від продавця товару, який підтвердив, що при завантажені контейнера його менеджер допустив помилку. У зв’язку з цим відповідач стверджував, що товар підлягає поверненню продавцю як помилково доставлений.

Задовольняючи позов, суд виходив з того, що у відповідності до ст. 52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» за рішенням суду вилучені контрафактні примірники творів, відеограм, програм мовлення на вимогу особи, яка є суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав і права якої порушено, можуть бути передані цій особі. Якщо ця особа не вимагає такої передачі, то контрафактні примірники підлягають знищенню державними органами згідно встановленої процедури.

Оскільки позивачем (правовласником) подано клопотання про конфіскацію контрафактних товарів та передачу їх Правовласнику, господарський суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

У свою чергу, суд не погодився з доводами відповідача. На думку суду, наявність права власності на контрафактний товар відповідачу підтверджується матеріалами справи. Окрім того, суд вказав не те, що відповідно до положень Митного кодексу України декларант має право з дозволу митних органів здійснювати фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, брати проби та зразки товарів.

Наразі такий механізм передачі контрафактних товарів правовласнику доступний лише для об’єктів авторського права та суміжних прав. Для інших об’єктів інтелектуальної власності такий механізм наразі не передбачений. Незважаючи на це, наприклад, для зображувальних торговельних марок (наприклад, логотипи, графічні елементи, оригінальні словосполучення та слова) та деяких промислових зразків (наприклад, етикетки) є можливим захист на підставі положень законодавства про авторське право.

Окрім того, на нашу думку, суд не в достатній мірі приділив увагу питанням права, що повинно застосовуватись до відносин між продавцем та відповідачем. Відповідно правовласникам потрібно буде приділяти окремо увагу питанню права власності на товар при підготовці своєї позиції в суді.

Поділитися:

Далі Новини
Показати більше